Resumen: La demandante, titular de un nombre de dominio, interpuso una demanda en la que solicitaba que se tuviera por impugnada la resolución de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) que acordaba la cesión del nombre de dominio a la demandada, titular de una marca registrada con posterioridad, y se declarara que el uso por la demandante de dicho dominio no constituía una violación del derecho de la marca registrada por la demandada, de modo que la demandante no tuviera que transmitirle ese nombre de dominio. La demandada había acudido al procedimiento arbitral de la OMPI, sobre conflictos entre nombres de dominio y derechos de marca, y la decisión arbitral ordenó la transferencia del nombre de dominio a la titular de la marca, al haberse apreciado la infracción de los derechos de marca y el uso de mala fe, con fines comerciales, de aquel nombre de dominio. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación de la demandante. Declaró que el ius prohibendi propio de la marca alcanza incluso a signos como los nombres de dominio obtenidos con anterioridad a la concesión de la marca y que la demandante no podía ampararse en el límite previsto en el art. 37.b LM por concurrir circunstancias que suponían una objeción a la admisión de aquel uso leal encuadrable en el límite legal del derecho de marca. La demadante recurre por infracción procesal y en casación. La sala desestima los recursos. En lo que respecta al recurso extraordinario por infracción procesal, el primer motivo, porque las conclusiones probatorias sobre el contenido de la página web podían obtenerse mediante el examen del documento aportado en la contestación a la demanda y la recurrente no justificó indefensión material. El motivo segundo, porque, aunque sí hubo infracción procesal al no resolver la Audiencia Provincial las cuestiones sobre prescripción por tolerancia y anterioridad del dominio -pues no se trataba de pretensiones propiamente dichas, sino de argumentos empleados para fundar las pretensiones de la demanda, por lo que no era exigible solicitar el complemento de la sentencia de primera instancia para impugnar esa falta de respuesta a sus argumentos por parte del juzgado de lo Mercantil-, el motivo carece de efecto útil. Lo que prevé el art. 52.2 como prescripción o caducidad por tolerancia es un óbice a que el titular del derecho anterior pueda pedir la nulidad de la marca posterior u oponerse al uso de la misma. Pero aquí quien se opuso al uso del nombre de dominio fue el titular de una marca registrada posteriormente, por lo que se estaría en la situación inversa a la prevista en la primera parte del precepto. Además, el «derecho anterior» al que se refiere el precepto ha de ser uno de los previstos en los arts. 6, 7, 8 o 9.1 LM y la titularidad de un nombre de dominio no se encuentra entre ellos. En cuanto a la «anterioridad» del nombre de dominio respecto de la marca, la anterioridad del nombre de dominio no constituye limitación al ius prohibendi de la marca, salvo en el caso de rótulos de establecimiento. En el art. 37 LM no existe ninguna limitación consistente en que el titular de la marca haya de tolerar la existencia de nombres de dominio confusorios que hayan sido registrados con anterioridad. Si el titular del nombre de dominio no ejercita con éxito una acción reivindicatoria o una acción de nulidad (fundamentalmente, por registro de mala fe) contra el titular de la marca, este puede ejercitar el ius prohibendi respecto del nombre de dominio. En lo que respecta al recurso de casación, la sala aprecia el riesgo de confusión. La demandante ha utilizado como nombre de dominio un signo idéntico o prácticamente idéntico a las marcas de la demandada; y algunos de los servicios ofertados en la web a que corresponde el nombre de dominio no solo coinciden con algunos para los que está registrada la marca, sino que además tienen una estrecha relación con los que efectivamente se ofertan bajo la marca del demandado, de modo que existe riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, porque el público puede creer que los servicios ofertados en la web son prestados por el titular de la marca o por una empresa vinculada con este.
Resumen: Nulidad e infracción de marca. La sala desestima los recursos interpuestos contra la sentencia de apelación que había confirmado la desestimación de la demanda. En cuanto al juicio de confusión relativo a la acción de infracción marcaria, recuerda que como resulta de la jurisprudencia del TJUE la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, lo que implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios para los que la marca de la demandante fue registrada y para los que la demandada utiliza el signo cuestionado: un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Ahora bien, el hecho de que los productos cubiertos por la marca de la demandante y el producto para el que la demandada usa el signo cuestionado sean muy similares o incluso idénticos no significa necesariamente que tal similitud o identidad haga irrelevantes las diferencias existentes entre los signos desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. En el caso, las diferencias entre la marca denominativa de la demandante y la marca figurativa utilizada por la demandada desde los puntos de vista fonético, gráfico, y conceptual son tan relevantes que excluyen el riesgo de confusión pese a la identidad de los productos. La conclusión es la misma en cuanto a la acción de nulidad. En relación con el aprovechamiento indebido de la marca Diesel por la demandada o si el uso por esta del signo cuestionado supone un perjuicio para la distintividad o el renombre de la marca, de la apreciación global de los factores pertinentes la sala concluye que ese aprovechamiento indebido que confiere una ventaja desleal no se ha producido. La sala no aprecia que exista evocación de la marca de la demandante porque aunque los productos marcados se encuadran en la misma clase del nomenclátor, tienen unas características muy diferentes de los amparados por la marca de la demandante y buscan un nicho de mercado también diferente.
Resumen: Recurso de casación contra una sentencia dictada en única instancia por una Audiencia Provincial sobre impugnación de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La Sala establece previamente las siguientes consideraciones generales en relación con el recurso de casación en esta materia: debe basarse en la infracción de una norma procesal o norma sustantiva y debe justificarse el interés casacional. Naturaleza y funcionalidad muy similares a las del recurso de casación ante el TJUE contra las sentencias del Tribunal General que revisan las resoluciones de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), bajo cuya inspiración, establece las siguientes pautas: a) el objeto del recurso de casación es la sentencia de la AP, no la resolución de la OEPM. b) El recurso de casación debe identificar con precisión el interés casacional, por ello, no basta con reiterar o reproducir las alegaciones ya formuladas ante la AP. c) Las cuestiones de derecho examinadas por la AP pueden volver a plantearse en el recurso de casación siempre que se impugne la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario o nacional llevada a cabo por el tribunal provincial. d) El recurso de casación debe estar basado únicamente en la infracción de normas jurídicas -procesales o sustantivas-, con exclusión de cualquier apreciación de naturaleza exclusivamente fáctica. e) La revisión en casación ha de respetar, en principio, las valoraciones realizadas por los tribunales de instancia, salvo que no sigan la doctrina del TJUE y la jurisprudencia de esta Sala de manera manifiesta; y no corresponde a la Sala revisar el enjuiciamiento realizado en la instancia, para sustituirlo por otro, propio también de un tribunal de instancia, salvo que exista un claro interés casacional y alguna razón que lo justifique. En el presente caso, las actuaciones ante la AP se iniciaron mediante un escrito por el que se interponía recurso contra la resolución de la OEPM, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la resolución que había denegado la concesión a la mercantil recurrente de una marca que aplicaba sobre un calzado deportivo por considerarla incompatible con las marcas oponentes, por riesgo de confusión. La AP concluyó que existía riesgo de confusión por la concurrencia de una triple coincidencia objetiva entre los signos enfrentados: similitud gráfica o visual, coincidencia posicional e identidad de los productos. En el recurso de casación, resumidamente, se alegaba que la sentencia recurrida se aparta de jurisprudencia de la Sala Tercera del TS, que determina que no se puede tener la exclusividad sobre una letra del alfabeto, salvo que presente una especial grafía. La Sala desestima el recurso. Razona que el motivo del recurso desenfoca la razón por la que la AP aprecia el riesgo de confusión ya advertido por la OEPM; que la apreciación de la AP es totalmente acorde con la jurisprudencia, tanto del TJUE como la suya propia, valorando la impresión global producida por el signo en su conjunto, en el contexto específico del producto al que se aplica; y que el juicio de confusión es un juicio de valor que corresponde primordialmente al tribunal de instancia, que única y excepcionalmente puede ser revisado en casación cuando no se acomode de forma relevante a las directrices marcadas por la jurisprudencia de la propia sala y por el TJUE.
Resumen: Ciertamente los contratos de arrendamiento de servicios profesionales de abogados están sometidos a la legislación de consumidores cuando el cliente tiene dicha condición legal por lo que son inadmisibles cláusulas, pactos o prácticas contractuales que, al socaire de la autonomía de la voluntad, incurran en abusividad, por suponer un desequilibrio en detrimento del consumidor. El Tribunal considera inaceptable la alta indeterminación de la parte variable de los honorarios, porque para un profesional no puede ser especialmente difícil evaluar el monto probable de la pensión a que podría aspirar su cliente en función de sus bases de cotización a la Seguridad Social, y por tanto podría ofrecerle una cifra bastante aproximada del precio total de sus servicios, sin perjuicio de ulterior liquidación definitiva a la vista de la pensión finalmente reconocida. De ahí concluye que el pacto sobre honorarios es nulo y por tanto será necesario determinar judicialmente la retribución justa de los servicios prestados.
Resumen: Infracción de marcas nacionales y de la UE que consiste en o contienen la denominación "Persimon", para designar una variedad de caquis. Desestimada la demanda en primera instancia, la Audiencia estima parcialmente el recurso en apelación. Contra esta sentencia interpone la demandante recurso extraordinario por infracción procesal y de casación y la Sala estima el recurso de casación. Considera la Sala que, acreditado que con el término "Persimon" se conoce una variedad de caquis, su empleo por la demandada en una campaña publicitaria y en las etiquetas de caquis de esta variedad, cumple una función de identificación y descripción de los caquis que se comercializan, habiendo sido realizada de acuerdo con las practicas leales, pues además de que los caquis a los que se añade la etiqueta son de esta variedad, la manera en que aparece la denominación "Persimon", junto con la marca de la demandada, contribuye a pensar que no se persigue generar un riesgo de confusión en relación con los caquis de esta variedad de la denominación de origen de la demandante, cuyas marcas ha quedado acreditado que no son renombradas ni notorias. Por todo ello, los usos realizados pueden ser incluidos dentro del límite al derecho de marca previsto tanto en el art. 14.1.b) del Reglamento de la Marca de la UE como del art. 37 b) LM. En su consecuencia, la Sala estima el motivo de recurso de casación, revocando la sentencia de apelación y confirmando la de primera instancia.
Resumen: Munich y Berneda interpusieron una demanda contra J.J. Ballvé para que, resumidamente, se declarase que el uso de sus marcas por la demandada constituía una lesión de los derechos de marca de Munich que le ha causado daños y perjuicios; que dicho uso era constitutivo de actos de competencia desleal; y que además la solicitud de la marca comunitaria número 13857636 en clase 28 se había realizado de mala fe por la demandada. Solicitó que se diera lugar a tales declaraciones y que se condenara a la demandada al cese de sus actos infractores y a la indemnización de los daños y perjuicios. La demanda fue desestimada íntegramente en segunda instancia y recurren en casación las demandantes. Examen conjunto de los dos primeros motivos, por referirse a la protección de la marca de renombre y su infracción. Admisión. Entre la demanda y la sentencia de primera instancia se promulgó el RDL 23/2018 de transposición de la Directiva 2015/2436, por lo que debe estarse a la normativa vigente a fecha de la demanda. La cuestión nuclear que plantea el recurso de casación es si, pese a que la Audiencia Provincial reconoce la notoriedad de una marca de las demandantes para un concreto sector comercial -el del calzado deportivo-, contradice la ley y la jurisprudencia al exigir que la marca posterior genere riesgo de confusión con otros productos diferentes, cuando la notoriedad excluiría tal requisito. En la protección especial de las marcas notorias o renombradas se exige la identidad o similitud entre los signos, pero no se requiere la similitud entre productos o servicios, sino que es suficiente con que el grado de similitud entre el signo y la marca notoria tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Aunque no se requiere un riesgo de confusión, sí que debe poder apreciarse que el público pueda evocar la marca notoria al percibir la posterior, o en palabras de la STJ Intel, «basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca». Cuando la sentencia recurrida señala que no existe riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación del signo registrado ya que no hay riesgo de confusión o de asociación sobre el origen empresarial de los signos, lo que quiere decir es que entre los signos comparados no se produce ese necesario vínculo evocativo, al que hace referencia la jurisprudencia comunitaria para que operen los arts. 8.1 y 34.2 c) LM. Es decir, cuando la Audiencia Provincial se refiere al riesgo de confusión no lo hace en el sentido de que haya posibilidad de que una marca sea tomada por otra (riesgo de confusión exigido por el artículo 6.1 LM), sino a la posibilidad de que los signos puedan ser asociados, es decir, vinculados respecto a su origen empresarial, y que exista entre los signos el vínculo al que hace alusión la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de esta sala. Protección reforzada de la marca notoria. Evocación. El tercer motivo incurre en petición de principio al basarse en que la marca a que se refiere el recurso tiene gran fuerza distintiva, lo que no se ha probado, y precisamente porque no la tiene, resulta más improbable que pueda producirse el efecto evocador que permitiría extender el monopolio de la grafía del signo a otros productos distintos de las zapatillas deportivas, como palas de pádel o fundas para dichas palas.
Resumen: Competencia desleal. La demandante, una asociación constituida para la defensa de los intereses de los gestores de administraciones de lotería, recurre en casación la sentencia de la Audiencia Provincial que desestima la demanda interpuesta contra la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.A. (SELAE) fundada en la Ley de Competencia Desleal (LCD). El debate se ciñe a la posibilidad de subsumir las conductas de la entidad demandada en el tipo de ilícito concurrencial regulado en el art. 16.2 LCD, consistente en la explotación por parte de aquella de la situación de dependencia económica de los asociados de la demandante. La sala desestima el recurso. Razona que no puede afirmarse que SELAE, al poner en marcha dos nuevos canales de venta de lotería, que se añaden al tradicional de billetes preimpresos, y no haya aceptado que las administraciones de lotería amplíen su exclusiva a esas nuevas formas de comercialización, haya abusado de la dependencia económica de las administraciones de lotería, pues responde a objetivos legítimos desde el punto de vista empresarial, no vacía de contenido la relación económica que mantiene con las administraciones de lotería y no es discriminatoria en tanto que el tratamiento desigual de quienes intervienen en la comercialización de la lotería no carece de motivación objetiva y, en consecuencia, no constituye un abuso de la situación de dependencia de dichas administraciones respecto de SELAE.
Resumen: Se recurre la resolución de la OEPM que desestimó parcialmente el registro de la marca alegando la inexistencia de identidad o similitud entre los signos enfrentados, si bien debe considerarse que existe cuando desde el punto de vista del público interesado existe una identidad al menos parcial respecto de los aspectos visual, fonético y conceptual, apreciados globalmente. Cuando los elementos de una marca tienen carácter descriptivo de los productos o servicios, tanto de los registrados como de los designados en la solicitud, esos elementos tienen muy escaso carácter distintivo, debiendo averiguarse sí existen otros elementos dominantes. Analizados los signos considera el Tribunal que tienen gran similitud en los distintos planos y en la visión de conjunto y el componente denominativo tiene escasa relevancia, y ademas existe identidad aplicativa, que debe basarse en la comparación entre los productos o servicios designados en la solicitud y aquellos cubiertos por las marcas. El hecho de que pudieran haberse registrado otros signos que pudieran guardar similitud con los enfrentados no implica que deba admitirse la demanda, pues la concesión no se puede basar en la existencia de precedentes que no son vinculantes.
Resumen: Infracción de los derechos de propiedad intelectual. Derecho a la indemnización. Interpretación del art. 140 LPI. Se reitera la jurisprudencia conforme a la cual la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización, de tal forma que la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. El daño ha de quedar acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto. En este sentido se reitera la jurisprudencia sobre «los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)», que opera cuando la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes.
Aunque pudiera darse algún caso muy excepcional en que, por las circunstancias concurrentes, fuera evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño significativo para el titular de los derechos de exclusiva (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor); por regla general, que abarca también el caso enjuiciado, resulta obvio el aprovechamiento para el infractor del derecho de exclusiva sin la preceptiva autorización.
Resumen: Reiteración de la doctrina de la sala sobre el cártel de camiones. En concreto y entre otras, la de las SSTS 1040 y 1041/2024, de 22 de julio. La actividad probatoria desplegada por la parte demandante, en concreto la presentación del informe pericial con la demanda, pese a que dicho informe no resulte convincente, en este caso puede ser considerada suficiente para descartar que la ausencia de prueba suficiente del importe del daño se deba a la inactividad del demandante. Y estando probada la existencia del daño, justifica que pueda hacerse uso de facultades estimativas para fijar la indemnización. La descripción en la Decisión de la conducta infractora es base suficiente para presumir la existencia del daño, dadas las características del cártel descrito (objeto, participantes, cuota de mercado, duración, extensión geográfica), mediante la aplicación de las reglas del raciocinio humano para deducir de esos datos la existencia del daño. Estas circunstancias descritas en la Decisión son también suficientes para entender que ese daño no fue insignificante o meramente testimonial. Lo que no ha resultado probado en este caso es que el importe de ese daño haya sido superior al 5% del precio del camión, considerado como importe mínimo del daño, atendidas las referidas circunstancias del cártel y los datos estadísticos sobre los porcentajes de sobreprecio que suelen causar los cárteles. Intereses legales desde la fecha de adquisición de los camiones.
